拍案说法|专利复审案件中合并审理程序的适用条件

——评圣州企业股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、第三人广州市威威汽车精品有限公司及广州车邦汽车用品制造有限公司专利权无效行政纠纷案

作者 | 张迁 张莹 北京知识产权法院

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（本文4403字，阅读约需9分钟）

要  旨

对于无效宣告案件的审理一般仅针对当事人在本案中提交的证据进行审理。无效宣告程序中的合并审理指的是尽可能合并口头审理。对于不同的无效请求人分别提出的不同事实和理由，专利复审委员会则应当分别进行审查并在作出的决定中分别予以评述。

案  情

原告：圣州企业股份有限公司。

被告：国家知识产权局专利复审委员会。

第三人：广州市威威汽车精品有限公司。

第三人：广州车邦汽车用品制造有限公司。

圣州企业股份有限公司（以下简称圣州公司）于2009年10月27日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出名称为“黏扣止滑材料构造”，其专利号为200910209724.6的发明专利申请（以下简称本专利）。本专利于2013年2月13日获准注册，其授权公告的权利要求为：

“1.一种黏扣止滑材料构造，设有一编结的基底层及多个一体共同编结于基底层上而结合的合成纤维丝所组成，其特征在于：

该编结的基底层设有多个合成纤维丝及柔软的基础纤维丝，于每一条合成纤维丝旁边并设有一条柔软的基础纤维丝，令合成纤维丝与基础纤维丝共同双股编结，而合成纤维丝与基础纤维丝于编结在同一水平面上成为一基底层，各合成纤维丝圈绕成Ｕ形环圈，使Ｕ形环圈具有一环部与两延伸的小短段条杆，各合成纤维丝的每一后环部扣住于每一前环部，而合成纤维丝旁边双丝线并设的基础纤维丝于伴随圈绕成环部之后，使其单独将基础纤维丝横向跨并于邻侧的合成纤维丝，使各个合成纤维丝的末端小短段条杆延伸到基底层外部，各合成纤维丝具有刚性强度，成为一柔韧质轻的黏扣止滑材料。”

2013年12月12日，车邦公司针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求1无效。其无效理由为：本专利权利要求1不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十二条第二款、第三款，第二十六条第四款的规定。

2014年3月17日，威威公司针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求1无效。其无效理由为：本专利权利要求1不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

在无效宣告请求程序当中，车邦公司提交了CN1085760A号中国发明专利申请公开说明书，许瑞超、王琳主编的《针织技术》，EP1731361A2号欧洲专利文献及其全文中文译文，蒋高明、李大俊编著的“经编间隔织物的结构与性能”， S.阿达纳主编，徐朴、叶奕梁、童步章翻译的《威灵顿产业用纺织品手册》、CN1678783A号中国发明专利申请公开说明书等证据；威威公司提交了US4338800A号美国专利文献及其全文中文译文（以下简称对比文件1）、US3845641A号美国专利文献及其全文中文译文（以下简称对比文件2），蒋高明编著、宗平生主审的《现代经编产品设计与工艺》（以下简称对比文件3）等证据。

2014年5月13日，专利复审委员会针对车邦公司的无效宣告请求进行了口头审理。2014年6月30日，专利复审委员会针对威威公司的无效宣告请求进行了口头审理。

专利复审委员会经审查认为，权利要求1相对于对比文件1和3的组合不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。因此，专利复审委员会对于车邦公司和威威公司提出的其他无效宣告理由和证据不再予以评述。

圣州公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，主张审查决定未对车邦公司针对本专利所提无效宣告请求做任何分析和决定，属于程序违法；本专利权利要求1相对于对比文件1和3的组合具备突出的实质性特点和显著的进步，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。专利复审委员会、车邦公司及威威公司均认为，威威公司提出的无效宣告理由成立，已经可以确认本专利全部无效，审查决定并未违反法定程序，且审查决定未影响圣州公司的诉讼权利和实体权利。

北京知识产权法院认为，无效宣告程序中的合并审理指的是尽可能合并口头审理，对于不同的无效请求人分别提出的不同事实和理由，专利复审委员会应当分别进行审查并在作出的决定中分别予以评述。本案中,专利复审委员会对车邦公司提起的无效宣告请求和威威公司提起的无效宣告请求未能合并进行口头审理，且针对本专利的创造性问题，上述无效请求人所使用的证据及证据的结合方式并不相同。专利复审委员会在本案中未对车邦公司提出的无效理由及证据予以评述，而是将威威公司提交的证据直接适用于车邦公司提起的无效案件当中，属程序违法。据此，北京知识产权法院判决：撤销被诉决定，专利复审委员会重新作出审查决定。

评  析

《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节“审查范围”规定，在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。《专利审查指南》第四部分第三章第4.5节“案件的合并审理”规定，为了提高审查效率和减少当事人负担，专利复审委员会可以对案件合并审理。合并审理的情形通常包括：（1）针对一项专利权的多个无效宣告案件，尽可能合并口头审理。（2）针对不同专利权的无效宣告案件，部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的，专利复审委员会可以依据当事人书面请求或者自行决定合并口头审理。合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。

笔者认为，《专利审查指南》之所以规定“专利复审委员会可以对案件合并审理”是为了更好地集中审查资源，使针对同一专利的无效案件集中于同一合议组手中，以统一审查标准，利于相互对照认定事实，避免重复劳动。而《专利审查指南》之所以规定“合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用”，不仅是为了防止专利审查部门权利的肆意扩张，提高审查效率，节约行政资源，更是为了明确审查范围，保证审查标准的一致性。

一、防止专利审查部门权利的肆意扩张，提高审查效率，节约行政资源

无效宣告案件的主要理由之一就是创造性问题，此时各无效宣告案件的证据一旦组合使用，将会显著增加审查部门的工作量，大大延长审理时间。

例如，甲乙均针对某专利提出无效宣告请求，理由均为缺乏创造性，甲提交了6份证据，乙提交了3份证据，甲乙提交的证据互不重复，则在不考虑公知常识、分别审理的情况下，合议组需要判断的对比文件组合数量为：

甲：。

乙：。

总计组合数：36种。

在不考虑公知常识、组合使用证据的情况下，合议组需要判断的对比文件组合数量为：

由此可见，如组合使用合并审理的各案件的证据，会给审查部门带来极大的工作压力，导致审理周期过长，影响专利权人的权利预期。这也与《专利法实施细则》第二十二条第二款的出发点一致。

二、明确审查范围，保证审查标准的一致性

（一）专利授权标准与无效宣告审查标准的一致性，保障专利权人及社会的信赖利益。

专利授权阶段与无效宣告阶段选取对比文件的时间范围是一致的，均是专利申请日之前的所有现有技术。专利一旦获得授权，专利权人及整个社会都会对其产生“在授权期间内持续有效”的权利预期。但是，对于最接近的现有技术以及是否显而易见的判断较为主观，不同审查人员的认知有所差别。如果在无效宣告阶段组合使用不同申请人的证据，有可能因为不同审查人员的不同判断标准影响专利的稳定性，有损这一预期，损害专利权人及社会的信赖利益。如组合使用证据，那么其结果是否会影响本专利的创造性，笔者在此作以下四种简单假设：

假设一：所有的审查人员都认为组合使用后的证据会导致本专利因缺乏创造性而无效。此时，允许组合使用证据时本专利会在本次审查中宣告无效；不允许组合使用证据时，经过与审查人员的沟通，申请人有可能在下次申请中提交组合证据，本专利将会在下次审查中宣告无效。

假设二：所有的审查人员都认为组合使用后的证据不会导致本专利因缺乏创造性而无效。此时，不论是否允许组合使用证据，均不影响本专利继续有效。

假设三：本次审查人员认为组合使用后的证据会导致本专利因缺乏创造性而无效，下次审查人员持相反观点。此时，允许组合使用证据时本专利会在本次审查中宣告无效，不允许组合使用证据时，经过与审查人员的沟通，申请人有可能在下次申请中提交组合证据，但是由于下次审查人员持相反观点，本专利继续有效。

假设四：本次审查人员认为组合使用后的证据不会导致本专利因缺乏创造性而无效，下次审查人员持相反观点。此时，允许组合使用证据时本专利继续有效，不允许组合使用证据时，经过与审查人员的沟通，申请人有可能不再提交无效申请，导致本专利继续有效。

由此可见，在不组合使用证据的情况下，本专利继续有效的预期更高。这也更符合专利权人与社会公众对本专利的预期。

（二）无效宣告案件的审查应依申请进行。

当有多个无效宣告请求人时，在证据不组合使用的情况下，合议组将会从每一位无效宣告请求人提出的证据中各选出一份最接近的现有技术，专利复审委员会会从其提交的证据中选出一份最接近本专利的现有技术，再通过对最接近现有技术与其他对比文件及公知常识的组合来判断现有技术是否对本专利产生了启示，以确定本专利是否具有创造性。此时，对于每一个单独的无效宣告请求人而言，专利复审委员会均是依据其申请展开的审查。如果组合使用不同无效宣告请求人的证据，那么对于每一个单独的无效宣告请求人而言，专利复审委员会的审查范围都超出了其申请的范围。而在无效宣告审查阶段，专利复审委员会作为居中裁决者，应当严守中立立场，在申请人申请的范围内进行审理。

具体到本案，专利复审委员会对车邦公司提起的无效宣告请求和威威公司提起的无效宣告请求未能合并口头审理。并且，针对本专利的创造性问题，上述无效请求人所使用的证据及证据的结合方式并不相同，专利复审委员会在本案中未对车邦公司提出的无效理由及证据予以评述，而是将威威公司提交的证据直接适用于车邦公司提起的无效案件当中，这显然违反了“合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用”的规定，属于程序违法。

综上，对于无效宣告案件的审理一般应仅针对当事人在本案中提出的范围、理由及提交的证据进行审理，对于不同的无效请求人分别提出的不同事实和理由，专利复审委员会应当分别进行审查并在作出的决定中分别予以评述。无效宣告程序中的合并审理仅指合并口头审理。并且，合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。合并审理作为一种保证审查标准一致性、提高行政审查效率和减少当事人负担的制度，应当严格限制其适用条件及范围，才能更好地发挥作用。否则可能会增强专利权人权利的不稳定性，损害其权益。