多歧路，今安在：我国专利可预见性规则适用困境的实证研究
作者 | 任鹏 上海正策律师事务所律师、专利代理师
编辑 | 布鲁斯
近年来，各级法院在专利侵权案件中适用可预见性规则排除等同原则适用的情况时有发生，相关问题受到专利法学界和司法实务界的广泛关注。但是，我国尚未通过法律法规及司法解释对可预见性规则进行直接规定，该规则的适用标准尚不够明确，存在一定“同案不同判”现象。本文结合对可预见性规则相关司法观点的梳理，对通过某数据库穷尽式检索获得的22起案件、47份裁判文书进行了系统分析，以期厘清相关规则在我国司法实践中面临的主要困境，促进相关立法和司法实践的完善。
目 录
一、可预见性规则相关司法观点
二、可预见性规则相关司法实践
（一）案件总体情况
（二）案件统计分析
1. 涉案专利及权利要求类型的统计分析
2. 涉案技术特征类型的统计分析
3. 技术特征比对结果的统计分析
（三）关于可预见性规则的适用标准
1. 莫衷一是：适用可预见性规则的具体标准
2. 语焉不详：不适用可预见性规则的具体理由
三、有关启示
（一）对于“司法立法”的启示
（二）对于专利申请及专利代理的启示
（三）对于专利侵权抗辩的启示
01
一、专利可预见性规则相关司法观点
我国关于专利可预见性规则的具体司法观点，目前主要可见有三个版本，分别为最高法2003年版、上海高院2013年版以及北京高院2017年版，三版本规定的适用标准均有所差别。
最高法于2003年在其发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿2003.10.27-29）中最早对可预见性规则进行了规定，见于第十一条第三款，“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持”。[1]但在2009年最高法正式出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中，并未包括该条内容，此后在2015、2016年相继出台的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中，也均未包括该条内容，体现了最高法对于引入该规则的谨慎与保守态度。
与最高法的保守态度不同，上海高院、北京高院对于可预见性规则的态度则更加积极。此外，对于可预见性规则具体适用标准的问题，二者均持有与最高法不同的观点。
上海高院民三庭在2013年发布的《等同侵权的司法认定》中表达了其对于可预见性规则的态度，与最高法前述规定不同，上海高院区分了“未被修改技术特征”“被修改技术特征”两种情况，对两种情况分别以“申请日”“修改日”作为时间基准，并将“显而易见”的表述修改为了“无需创造性劳动就能想到”。具体规定为，“权利要求中记载的未被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日无需创造性劳动就能想到，或者权利要求中记载的被修改技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在技术特征修改日无需创造性劳动就能想到，而在申请时或者修改时未将该种变换特征写入权利要求中，权利人在侵权诉讼中对该种变换特征主张等同侵权的，人民法院不予支持”。[2]
北京高院《专利侵权判定指南（2017）》则更进一步，增加了“发明”“实用新型”，以及“发明点”“非发明点”等情况进行区分，且并未采用“显而易见”或“无需创造性劳动就能想到”的标准，而是规定为“明知或足以预见”。具体规定为，“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持”。[3]
02
二、专利可预见性规则相关司法实践
（一）案件总体情况
本文在某数据库以“全文：（预见）或者（明确知晓）或者（普遍知晓）”“案由：专利权权属、侵权纠纷”为检索条件，检索到裁判文书共416篇（截至2023年5月29日），经逐篇阅读筛选，筛除与可预见性规则适用不相关的结果，共得到22起相关案件，每起案件涉及裁判文书1至3篇不等。下文以该22起案件及相关裁判文书为分析依据，案件具体信息如表1所示（按照审结日期顺序排序，以下分别简称“案1~案22”）。
表1 案件总体信息表
案件
名称
审级
法院
案号
案1
仁达建材厂与新益公司侵害实用新型专利权纠纷案
一审
辽宁大连中院
未检索到
二审
辽宁高院
(2004)辽民四知终字第67号
再审
最高法
(2005)民三提字第1号
案2
孙俊义与博成公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
黑龙江哈尔滨中院
未检索到
二审
黑龙江高院
(2014)黑知终字第15号
再审
最高法
(2015)民申字第740号
案3
厨之道公司与创新公司侵害发明专利权纠纷案
一审
重庆一中院
(2014)渝一中法民初字第00542号
二审
重庆高院
(2016)渝民终365号
再审
最高法
(2016)最高法民再85号
案4
龙泽良等与祥佳机械加工厂等侵害发明专利权纠纷案
一审
重庆一中院
(2017)渝01民初549号
二审
重庆高院
(2018)渝民终16号
案5
星奥公司与采薇庄园公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
山西太原中院
(2018)晋01民初168号
二审
山西高院
(2018)晋民终845号
再审
最高法
(2019)最高法民申3188号
案6
圣东尼公司与叶晓公司侵害发明专利权纠纷案
一审
浙江宁波中院
(2017)浙02民初1278号
二审
最高法
(2019)最高法知民终33号
案7
美的公司与格力公司侵害实用新型专利权纠纷案
一审
广州知产法院
(2017)粤73民初2176号
二审
最高法
(2019)最高法知民终48号
案8
李志义与亚捷公司等侵害发明专利权纠纷案
一审
内蒙古包头中院
(2015)包民知初字第15号
二审
内蒙古高院
(2017)内民终269号
再审
最高法
(2019)最高法民再279号
案9
博龙公司与金巢公司侵害实用新型专利权纠纷案
一审
安徽合肥中院
(2019)皖01民初830号
二审
最高法
(2019)最高法知民终821号
案10
佳宝公司与腾裕公司侵害发明专利权纠纷案
一审
浙江宁波中院
(2018)浙02民初2344号
二审
最高法
(2020)最高法知民终928号
案11
基波公司与科软公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
湖北宜昌中院
(2013)鄂宜昌中知民初字第00049号
二审
湖北高院
(2016)鄂民终1200号
再审
湖北高院
(2018)鄂民再189号
案12
润泽金松公司与天泽泰和公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
北京知产法院
(2017)京73民初21号
二审
最高法
(2020)最高法知民终316号
案13
江双清与德牌家具厂侵害实用新型专利权纠纷案
一审
湖南长沙中院
(2018)湘01民初798号
二审
最高法
(2020)最高法知民终1899号
案14
迈瑞公司与华声公司侵害发明专利权纠纷案
一审
广东深圳中院
(2017)粤03民初1554号
二审
最高法
(2019)最高法知民终98号
再审
最高法
(2021)最高法民申300号
案15
中森公司与格瑞德公司等侵害发明专利权纠纷案
一审
江苏苏州中院
(2019)苏05知初818号
二审
最高法
(2021)最高法知民终192号
案16
达斯琪公司与科伊斯公司等侵害发明专利权纠纷案
一审
上海知产法院
(2019)沪73知民初565号
二审
最高法
(2020)最高法知民终1429号
案17
羽翼公司与丽创美公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
广东深圳中院
(2020)粤03民初265号
二审
最高法
(2021)最高法知民终1441号
案18
柏灵公司与神牛公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
广东深圳中院
(2021)粤03民初1198号
案19
任和公司与赛韩公司等侵害实用新型专利权纠纷案
一审
浙江杭州中院
(2020)浙01知民初742号
二审
最高法
(2021)最高法知民终2482号
案20
顺昌虹润公司与唐古拉公司等侵害发明专利权纠纷案
一审
山东青岛中院
(2020)鲁02知民初253号
二审
最高法
(2021)最高法知民终1924号
案21
乐正公司等与TCL公司等侵害发明专利权纠纷案
一审
广州知产法院
(2020)粤73知民初2089号
二审
最高法
(2022)最高法知民终1182号
案22
健力公司与金星公司侵害发明专利权纠纷案
一审
重庆一中院
(2021)渝01民初617号
（二）案件统计分析
1. 涉案专利及权利要求类型的统计分析
如图1所示，在22起案件中，11起案件涉及发明专利，11起案件涉及实用新型专利；在涉及发明专利的11起案件中，8起涉及产品发明专利，3起涉及方法发明专利。
图1 涉案专利类型图
如图2所示，从权利要求的性质来看，22起案件中，19起涉及产品权利要求，仅3起涉及方法权利要求（分别为案8、14、22）。本文认为，造成这一现象的原因一方面可能在于，我国产品权利要求与方法权利要求的数量基数差别；另一方面可能在于，产品权利要求往往需要记载部件结构、位置关系、连接关系等技术特征，其中可能涉及较多的技术细节，如果申请人在撰写权利要求书的过程中没有进行合理、必要的上位概括，基于权利要求书的公示作用以及对社会公众信赖利益的保护，法院适用可预见性规则以限制等同原则适用的可能性相对较大。
图2 涉案权利要求性质类型图
另外，从权利要求的形式来看，22起案件中，仅3起涉及从属权利要求（分别为案12、18、21），其余19起仅涉及独立权利要求。本文认为，造成这一现象的原因可能在于，大部分最终认定不构成专利侵权的案件中，法院在认定被诉侵权技术方案未落入独立权利要求的保护范围后，即可认定不落入整个专利权的保护范围，无需再对是否落入从属权利要求的保护范围进行认定。上述案12、18、21，均属于法院在认定被诉侵权技术方案落入独立权利要求的保护范围后，对其是否落入从属权利要求的保护范围进行进一步判断的情况。
图3 涉案权利要求形式类型图
2. 涉案技术特征类型的统计分析
如图4及表2所示，22起案件中涉及可预见性规则适用的技术特征，包括部件类技术特征4个、结构类技术特征4个、材料类技术特征2个、位置关系类技术特征5个、连接关系类技术特征6个、方法步骤类技术特征3个、主题名称类技术特征1个。上述所涉技术特征的种类较为全面，可见，各类技术特征均可能涉及可预见性规则的适用。
图4 涉案技术特征类型图
表2 涉案技术特征类型及比对表
案件
专利技术特征
被诉技术特征
特征类型
比对结果
案1
至少二层以上玻璃纤维布
一层玻璃纤维布
部件
（数量）
不等同
案2
进水套上表面呈锥面
进水套上表面呈平面
结构
不等同
案3
圆形辐条
六边形辐条
结构
等同
案4
齿轮传动
链轮传动
连接关系
不等同
空心杆
实心杆
结构
不等同
案5
弹性支撑片高低相间排列
弹性支撑片等高排列
位置关系
不等同
案6
下部能够相对于所述环形体的所述垂向主轴线倾斜
下部能够相对于环形体的垂向主轴线沿斜下方平行移动
连接关系
不等同
案7
面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm—1.5mm
面板与PCB电路板的显示元件相对应位置的厚度为0.6mm—1.5mm
位置关系
不等同
案8
由净化罐下部向上通入空气
由净化罐下部向上通入氮气
方法步骤
等同
案9
蛋道槽前置
蛋道槽后置
位置关系
不等同
案10
横销一端通过固定螺丝限定在锁盖上
横销通过其后侧方另行设置的凸块进行限位
连接关系
不等同
案11
筒体内腔的底部设置有回转电机，筒体腔的上部设置有回转托盘，固定在回转电机的回转轴上
回转电机位于残留液体收集容器外部，回转电机通过皮带轮向回转轴传递动力，回转轴位于残留液体收集容器的中部，水平方向设置，回转轴两端均为轴承座，托盘盒及回转托盘固定在回转轴上
位置关系
等同
案12
在横式机座两侧平行安装滑杆和螺杆，单独在螺杆上安装内丝扣柄套和支撑弹簧
在横式机座中心轴两侧与中心轴平行安装两螺杆，在螺杆上均安装有支撑弹簧和内丝扣柄套
部件；
连接关系
不等同*1
案13
火力调节钮活动槽
火力调节钮活动孔
部件
不等同
案14
轨迹球+光标
触摸屏操作
方法步骤
等同
案15
电动绿篱机
燃油绿篱机
主题名称
不等同
案16
霍尔传感器
红外对管传感器
部件
不等同
案17
螺纹孔螺栓连接
卡扣连接
连接关系
不等同
案18
帽型垫
普通的塑胶垫片
结构
不等同
POM垫片
普通的塑胶垫片
材料
不等同
案19
所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔
PCB板上开设或者基座上开设与顶柱滑动配合的导向孔
位置关系
不等同
案20
亚克力
聚碳酸酯
材料
不等同
案21
卡扣连接
磁吸连接
连接关系
不等同*2
案22
火切口机切口
激光切口
方法步骤
不等同
*注1：案12一审法院适用可预见性规则，认定两技术特征不构成等同，但涉案权利要求在二审过程中被无效，故二审法院未对是否等同的问题进行审理；
*注2：案21一审法院适用可预见性规则，认定从属权利要求中的技术特征不构成等同，但上诉人未对该从属权利要求提出上诉，故二审法院未对是否等同的问题进行审理。
3. 技术特征比对结果的统计分析
图5 技术特征比对结果统计图
如上表2及图5所示，22起案件涉及的24组技术特征比对中，20组比对结果为不等同，仅4组排除了可预见性规则的适用，认定构成等同。本文认为，该结果并不能说明可预见性规则在我国成功主张的比例较高，反而，根据实践经验，一定数量的案件中法院直接按照“三基本一无需”认定构成等同侵权，未在判决书中对被诉侵权人基于可预见性规则提出的抗辩进行正面回应，导致相关案件无从检索，从而未被纳入本文的分析样本。
（三）关于可预见性规则的适用标准
1. 莫衷一是：适用可预见性规则的具体标准
司法实践中，适用可预见性规则的具体标准略显模糊与混乱，相关裁判文书中还出现了大前提与小前提中对具体适用要件表述不一致的情况。但概括言之，主要存在三种标准：第一，最早出现的为，未被写入权利要求书的申请人在专利申请时可以预见（或明确知晓）的技术方案，排除等同适用；第二，适用最多的为，未被写入权利要求书的本领域普通技术人员在专利申请时普遍知晓的技术方案，排除等同适用；第三，最少出现的为前文所述北京高院在《专利侵权判定指南（2017）》确立的标准，即根据专利类型、发明点等条件进行区别处理。
三种标准在司法实践中的适用案件数量情况如下图6所示。
图6 可预见性规则具体标准适用情况统计图
（1）未被写入权利要求书的申请人在专利申请时可以预见（或明确知晓）的技术方案，应当被排除在专利权的保护范围之外
虽然一般认为最高法于2015年作出再审判决的案2孙俊义与博成公司等侵害专利权纠纷案是我国适用可预见性规则的第一案，但根据本文检索，实际上早在2005年的案1仁达建材厂与新益公司侵害专利权纠纷案中，最高法就已经对可预见性规则的理论进行了采纳与应用。该案再审判决书中，最高法认为，因耐碱玻璃纤维布早在专利申请日之前已出现，专利申请人对此应有预见，但在权利要求书中仍然使用了“至少二层以上玻璃纤维布”的措辞，故其在本案中关于“一层玻璃纤维布”与“至少二层以上玻璃纤维布”构成等同的主张不能成立。
但在案1之后十四年间，该标准似乎被遗弃在角落。直至2019年，该标准在案5星奥公司与采薇庄园公司等侵害专利权纠纷案中被最高法重新启用。最高法在该案中认为，就“弹性支撑片等高排列”的技术特征而言，专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故“弹性支撑片等高排列”的技术特征不应当被认定为与涉案专利中“弹性支撑片高低相间排列”等同的技术特征。
此后，最高法在多起案件中均采纳了该种标准，距今最近的案23审结于2022年6月：
如2019年9月，最高法在案6圣东尼公司与叶晓公司侵害专利权纠纷案二审判决中认为，转动和移动是本领域的常见方式，鉴于申请涉案专利时，专利权人在完全可以预见二者能达到相同功能和效果且可以简单替换的情况下，并没有将如此“明显”的方式和实现结构写入专利申请文件中，那么在专利侵权诉讼中也不宜再适用等同原则而主张争议特征落入涉案专利的保护范围。
2021年，最高法在案15中森公司与格瑞德公司等侵害专利权纠纷案中同样采用了该标准，但略有不同的是，本案中法院将“申请人可以预见”的提法变更为了“申请人明确知晓”。由于该两种提法在最高法后续案件中均有所适用，本文暂无法确定这是对本标准的一种补充或修正，还是在本标准下的一种举轻以明重。具体而言，最高法在该案中明确指出，如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。具体到该案中，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。本领域普通技术人员基权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于环保无污染果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。
2022年1月，最高法在案17羽翼公司与丽创美公司等侵害专利权纠纷案二审判决中回归了类似“申请人可以预见”的提法。法院认为，相对于螺纹孔螺栓连接，卡扣连接“并非专利权人在撰写权利要求时不能预见”到的连接方式，专利权人在撰写权利要求时仍明确限定螺纹孔螺栓连接，应当理解为排除了卡扣连接方式。
但最高法在同年6月二审判决的案20顺昌虹润公司与唐古拉公司等侵害专利权纠纷案中又变为了“申请人明确知晓”的提法。法院认为，申请人在撰写涉案专利申请文件时，已“明确知晓”聚碳酸酯可用于制造仪表表壳的面框，但并未将其纳入权利要求的保护范围，那么在本案中进行侵权比对时，不能再适用等同规则将该技术特征纳入保护范围。
（2）未被写入权利要求书的本领域普通技术人员在专利申请时普遍知晓的技术方案，应当被排除在专利权的保护范围之外
与前述第一种标准相比，本标准将“申请人”替换为“本领域普通技术人员”，将“可以预见（或明确知晓）”替换为“普遍知晓”。从两标准背后理论精神的角度看，前者更侧重于对申请人主观预见能力（或客观是否知晓）的考察，直接效果是对申请人能预见未记载（或已知晓未记载）的行为进行惩罚，间接达到保护社会公众信赖利益的根本目的；而后者更侧重于考察本领域普通技术人员在其掌握的技术背景的基础上对专利权保护范围的理解，对社会公众信赖利益的保护更加直接。
实际上，本标准在司法实践中的适用较第一种标准更多。在作为本文分析依据的22起案件中，本标准最早见于最高法于2015年作出再审判决的案2孙俊义与博成公司等侵害专利权纠纷案中。法院认为，涉案专利权利要求1和说明书均记载“进水套的上表面呈锥面”，表明申请人在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。
此后数年内，未见第二起适用该标准的案例，直至2018年，重庆高院在案4龙泽良等与祥佳机械加工厂等侵害专利权纠纷案中又将该标准拉回了视线。重庆高院认为，涉案专利权人在申请涉案专利时将传动方式限定为“齿轮传动”方式，而不是“链轮传动”方式，齿轮传动或者链传动均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为齿轮传动是将链传动排除在涉案专利权的保护范围之外；同理，“空心杆”或“实心杆”均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为空心杆是将实心杆排除在涉案专利权的保护范围之外。
在此之后，最高法在大量案件中均采纳了该种标准，距今最近的案21审结于2022年4月：
包括，2019年，最高法在案7美的公司与格力公司侵害专利权纠纷案中认定“面板与PCB电路板相对应位置”与“面板与PCB电路板的显示元件相对应位置”不构成等同；2020年7月，最高法在案9博龙公司与金巢公司侵害专利权纠纷案中认定“蛋道槽后置”与“蛋道槽前置”不构成等同；同年9月，最高法在案10佳宝公司与腾裕公司侵害专利权纠纷案中认定“固定螺丝限制位移”与“凸块限制位移”不构成等同；2021年2月，最高法在案13江双清与德牌家具厂侵害专利权纠纷案中认定“火力调节钮活动孔”与“火力调节钮活动槽”不构成等同。
但需要注意的是，2021年11月，最高法在案16达斯琪公司与科伊斯公司等侵害专利权纠纷案中虽然同样适用了该标准，但是二审判决书相关说理部分的大小前提部分似乎不太一致，大前提部分采用了“本领域技术人员能够认识到”的提法，而小前提部分则采用了“本领域技术人员普遍知晓”的提法。具体而言，大前提部分明确指出，如果专利权利要求中的限定内容属于申请时“本领域技术人员能够认识到”的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形，应视为权利人明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围；小前提部分则称，除霍尔传感器以外，还存在红外对管、激光、干簧管等多种传感器实现相同的功能，均为涉案专利申请时“该领域技术人员普遍知晓”的技术手段，专利权人将权利要求中的该技术特征限定为霍尔传感器，就是将其他传感器排除在其保护范围之外，在进行侵权判定时，不能将霍尔传感器扩张到红外对管等其他传感器予以保护。
类似地，最高法在2022年4月作出二审判决的案19任和公司与赛韩公司等侵害专利权纠纷案中同样存在大小前提部分不一致的情况，在大前提部分的提法为“专利权人明确知晓”，而小前提部分的提法为“本领域技术人员普遍知晓”。具体而言，大前提部分明确指出，对于“专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓”，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围；小前提部分则称，在PCB板、PCB支架和基座上开设的供顶柱通过的通孔之间，择其一或者多个设置为与顶柱滑动配合的导向孔，而将其余设置为避让孔，属于涉案专利申请日时，“本领域技术人员普遍知晓的技术方案”，专利权人将涉案专利权利要求1中该技术特征限定为“所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔”，在侵权判定时不能再进行扩张保护。
（3）针对发明专利的非发明点技术特征，专利权利人在专利申请时未将其明知或应知的技术方案写入权利要求，相关技术方案应当被排除在专利权的保护范围之外
该标准即为北京高院《专利侵权判定指南（2017）》确立的标准，目前仅见重庆一中院在案22健力公司与金星公司侵害专利权纠纷案中适用该标准。重庆一中院在该案中明确指出，在针对发明专利的非发明点技术特征，专利权利人在专利申请时未将其明知或应知的技术方案写入权利要求，应当理解为专利权利人不寻求保护该未写入权利要求的技术方案，在侵权判定时，一般不宜再通过等同原则将该技术方案纳入专利权保护范围，否则有损社会公众对专利保护范围确定性和可预见性的信赖，损害社会公众利益。“将杯身坯送入火切口机切口”技术手段明确清晰，保护范围清楚，不符合由于技术发展等原因，专利权利要求的字面描述难以完整、精确反映客观技术方案这一适用等同原则的前提。原告亦通过教材文献等证据反复强调，在专利申请前即存在火切、激光切割等该领域技术人员普遍知晓的切割手段，可以认为专利权人并不寻求保护火切之外的切割方式，等同侵权不成立。
2. 语焉不详：不适用可预见性规则的具体理由
司法实践中，也有部分法院明确拒绝适用可预见性规则的情况。在该类案例中，仅少数情况下法院给出了“可预见性规则没有法律依据”的理由；多数情况下，法院并未给出明确理由，而是径行适用等同原则，认定构成等同侵权。
（1）未给出不适用可预见性规则的明确理由
例如，2018年再审判决的案3厨之道公司与创新公司侵害专利权纠纷案中，涉案专利技术特征为“圆形辐条”，而被诉侵权技术特征为“六边形辐条”，被诉侵权人据此主张，“权利要求1限定了辐条为圆形，明确排除了对其它形状辐条的保护”。但是，最高法在该案中并未适用其于2005年在案1中提出的标准一“申请人可以预见－排除等同”，也未适用其于2015年在案2中提出的标准二“本领域技术人员普遍知晓－排除等同”，而是在判决书中指出，“尽管涉案权利要求1限定辐条为圆形辐条，但本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条在高速旋转拦截时也能产生与涉案专利类似的效果。涉案专利的说明书已经载明：‘本发明与圆形板状净化器相比，由于本发明辐条是圆形的，故其正面和侧面均为曲面，不存在圆形板状净化器的阻风等问题，故其净化率高’，由此可见，涉案专利采用圆形辐条是为了解决板状辐条的风阻问题，本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐条也能解决相同的技术问题，因此，不宜将其他类圆辐条排除在涉案专利的保护范围之外”。
实际上，仅从案3再审判决书中体现的内容看，该案与前述适用可预见性规则以排除等同原则适用的案例似乎并无实质性区别，辐条形状似乎应被认定为专利申请时“申请人可以预见”或“本领域技术人员普遍知晓”的情形。但最高法并未给出不适用可预见性规则的具体理由，加之最高法在2018年本案审结之后的数年内，在其他案件中对于是否适用可预见性规则的问题出现了多次反复的情况，让本就扑朔迷离的问题，又笼罩了一层迷雾。具体而言，在上述案5、6、7、9、10、13、15、16、17、19、20中，最高法均适用可预见性规则排除了等同原则的适用，但在审结时间穿插其中的案8、14中，又拒绝适用可预见性规则，且同样未说明具体的理由。
案8李志义与亚捷公司等侵害专利权纠纷案中，内蒙古高院二审认为，虽然专利权人称净化剂采用空气和氮气作为再生吹扫气体是业界公知的技术，但是专利权人在其专利权利要求书中作出上述限定，表明其已将氮气作为再生吹扫气体排除在涉案专利权的保护范围之外，因此，本案不能以适用等同原则为由将技术特征空气扩张到氮气予以保护。但最高法再审判决直接以“二审判决认定事实、适用法律错误”为由推翻了该等认定，并未对不适用可预见性规则的理由进行具体说明。
类似的，案14迈瑞公司与华声公司侵害专利权纠纷案中，被诉侵权人主张，“触摸屏操作”为本领域技术人员明知或足以预见到的“轨迹球+光标”的替代性技术方案，符合等同特征适用的可预见限制，不应认定为“轨迹球+光标”的等同特征。但最高法在再审中并未对可预见性规则的问题进行直接回应，而是直接认定，在本案被诉侵权行为发生日之时，触摸屏技术已是操控电子设备的常用技术，而超声诊断设备也已大量采用触摸屏。对于本领域技术人员而言，能够意识到“触摸屏”和“轨迹球+光标”二者实质是以基本相同的手段，实现相同的功能和效果，属于无须经过创造性劳动就能够联想到的技术特征，构成等同特征。
（2）可预见性规则没有法律依据
在作为分析依据的22起案件中，仅湖北高院在案11基波公司与科软公司等侵害专利权纠纷案再审判决书中，对不适用可预见性规则的理由进行了说明，具体为，其认为被诉侵权人基于可预见性规则提出的抗辩没有法律依据。
03
三、有关启示
（一）对于“司法立法”的启示
“司法立法”，即司法机关和司法人员通过行使司法解释权来解释文义、填补漏洞和确立规则。学界也通常认为，我国司法解释具有“辅助性立法职能”或“准立法职能”。
如前文所述，最高法在2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿2003.10.27-29）》中即已经对可预见性规则进行了规定，或许是出于对未经充分司法实践的新规则的谨慎态度，在后续正式出台的专利系列司法解释中并未包括该规定。
但目前而言，自2003年首次提出该规则至今已有将近二十年，从上述案例中亦可见司法实践中已对可预见性规则的适用进行了大量探索，且对适用该规则的具体标准产生了一定争议和思考，通过司法解释形式对相关问题进行盖棺定论的时机似乎已经成熟。
（二）对于专利申请及专利代理的启示
从前述适用可预见性规则的案例可以看出，多数原因在于专利撰写质量存在不足，导致专利权的保护范围受到限制。具体而言，专利撰写人在权利要求书中机械地按照实施例记载技术特征，导致相关技术特征的记载过于具体，而未进行合理、必要的上位概括。
习近平总书记指出，“我国知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变”。我国当下亟需“树立质量导向，破除数量情结，下大力气提高知识产权质量”。
在此背景之下，对于专利申请人而言，需要意识到“专利凑数”时代已经是过去式，提升技术先进性，重视专利价值性，摈弃专利代理唯低价论，方能保障企业持续良性发展；对于专利代理人而言，则需要不断强化自身技能，提高专利撰写质量，摈弃低价竞争，方能摆脱“饿死同行－累死自己－坑死企业”的恶性循环。
（三）对于专利侵权抗辩的启示
在应对专利侵权诉讼时，为了成功基于可预见性规则主张不侵权抗辩，需要结合司法实践中适用可预见性规则的具体标准，合理提出适用可预见性规则排除等同侵权的主张，并围绕主张进行充分举证与论证。
就可能涉及的证据类型而言，一方面，专利申请日前公开的教科书、技术词典、技术手册、技术文献、专利文件等均可作为证明“可以预见”“明确知晓”或“普遍知晓”的证据，当然，具体还需要结合相关文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定；另一方面，也需要注意专利申请人或专利权人是否存在自认的情况，如通过专利说明书、意见陈述书或其他相关表述中自认。
就可能涉及的抗辩理由而言，需要着重强调，专利申请人在多种常见可替换技术特征中选择特定的一种记载在权利要求书中，明显是将其他可替换技术特征排除在专利权保护范围之外。在侵权判定时，不能再对专利申请人选择的特定技术特征进行扩张保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。
注释
[1] 《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿2003.10.27-29），道客巴巴，https://www.doc88.com/p-687406898559.html，最后访问时间2023年5月29日。
[2] 上海市高级人民法院民事审判第三庭：《等同侵权的司法认定》，第25页，豆丁网，https://www.docin.com/p-1822079085.html，最后访问时间2023年5月29日。
[3] 北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》，知识产权出版社2020年版，第248页。
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