特稿 | 专利申请人提出分案申请的权利边界

作者 | 李隆涛 永新专利商标代理有限公司

         邵伟 北京市永新智财律师事务所

编辑 | 又青

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 前言 

分案申请是专利申请过程中的一个重要程序，也是国家知识产权局进行案件管理的一个重要途径。在我国，由于没有专利授权后的更正程序，分案程序也成为专利授权更正程序的补充。

因此，专利申请人需要清晰地了解自己能够提出分案申请的权利边界以及国家知识产权局审查的权力边界。这是因为从专利申请实践的角度考虑，专利申请策略需要保持长期稳定性，只有专利申请人清楚理解这些边界，才能够确保所实施的专利申请策略自始至终合法合规、所取得的专利权稳定有效。

需要注意的是，本文中“专利申请人提出分案申请的权利边界”仅指专利申请人提出分案申请的权利本身的边界，而非分案申请所涉及的专利权的保护范围。考虑到外观设计的特殊性，本文仅以发明或实用新型专利申请为例，探讨专利申请人提出分案申请的权利边界，请业界同仁批评指正。

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相关法律法规

中华人民共和国专利法（以下简称“专利法”）第三十一条第一款规定，“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。

中华人民共和国专利法实施细则（以下简称“专利法实施细则”）第三十四条规定，“依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征”。

专利法实施细则第四十二条第一款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请”。

众所周知，中国已于1985年3月19日正式成为保护工业产权巴黎公约（以下简称“巴黎公约”）成员国。巴黎公约第4条G小节涉及专利分案申请的规定。根据WIPO网站[1]上公开的巴黎公约制订的英语正式文本汉语翻译可知，巴黎公约第4条G小节的规定为：

(1) 如果审查发现一项专利申请包含一个以上的发明，申请人可以将该申请分成若干分案申请，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。

(2) 申请人也可以主动将一项专利申请分案，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。

虽然巴黎公约第4条G小节的正式文本汉语翻译的第(1)和(2)项称“一项专利申请”，但是这应该仅仅是中文翻译措辞方面的差异，很明显，“一项专利申请”指的就是专利法和专利法实施细则的规定中的“一件专利申请”。

根据巴黎公约第4条G小节，无论是在其第(1)项的规定的审查发现专利申请是“complex（复杂）”的一切情况下，还是在其第(2)项的规定的没有经过事前审查发现专利申请中有任何复杂性的情况下，都可以将专利申请分案，是1958年在里斯本修订会议上增订进巴黎公约的[2]。这赋予了申请人在专利申请过程中提出分案申请的权利。

专利法第三十一条第一款不仅对单一性原则或者说概念[3]进行了规定，还对符合单一性的例外情况也进行了规定，这一例外情况即是“属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。此外，专利法实施细则第三十四条是对专利法第三十一条第一款中单一性的例外情况进行细化规定。针对单一性的例外情况，无论是专利法第三十一条第一款还是专利法实施细则第三十四条都没有限制专利申请人对属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型的技术方案提出分案申请的权利。

此外，专利法实施细则第四十二条第一款赋予了专利申请人提出分案申请的权利，行使这个权利的前提条件是一件专利申请包括两项以上发明、实用新型。虽然巴黎公约第4条G小节采用的是“申请人可以将该（项专利）申请分成若干分案申请”或“将一项专利申请分案”的措辞，但是一件专利申请如果可以进行分案的话，必然包括了两个以上的技术方案。从这一点看，专利法实施细则第四十二条第一款的措辞“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型的”与巴黎公约第4条G小节的措辞“申请人可以将该（项专利）申请分成若干分案申请”或“将一项专利申请分案”二者本义是完全相符的。

另外，巴黎公约第4条G小节第(2)项规定了本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。根据保护工业产权巴黎公约指南[2]，申请人主动将专利申请分案的可能性经本公约规定后，行使这种权利的条件——例如行使权利的期间——由各国法律规定。可以看出，巴黎公约第4条G小节第(2)项中“决定允许这种分案的条件”指的是诸如行使权利期间的程序性条件，而并非是影响专利申请人主动提交分案申请的实体性条件。专利法实施细则第四十二条第一款的其余部分显然也是对专利申请人行使提交分案申请的条件规定。

从以上分析可以看出，无论是专利法第三十一条第一款、专利法实施细则第三十四条、还是专利法实施细则第四十二条第一款都完全与巴黎公约第4条G小节的规定相一致，既没有扩大，也没有限缩。

03

案例介绍

知产宝数据库公开了北京知识产权法院的一份行政判决(2020)京73行初3088号。根据该行政判决所公开的细节，专利申请人（或涉案原告）在收到分案申请视为未提出通知书后提出行政复议申请，随后国家知识产权局国家知识产权局（涉案被告）作出了维持的行政复议决定。

国家知识产权局作出行政复议决定的主要理由是：根据专利审查指南第二部分第六章第3.1节和专利法实施细则第四十二条第一款的规定，“提出分案请求的前提条件是专利申请包括两项以上发明或实用新型，申请人通过提出分案请求，从而使申请符合单一性的要求。经审查，原申请符合单一性的要求，且专利申请人提出分案申请时，该分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思，不属于可以分案的情况”。“专利法第三十一条第一款的规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，同时规定例外情况即：属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出。对于不符合前述规定的情形，专利法实施细则第四十二条第一款提供了相应的救济手段，允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经披露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日，该法条赋予专利申请人提出分案申请的权利，但是并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出”。

04

案例分析

本文无意探讨在上述案件中专利申请人提出分案申请的动机，而仅仅是从法律法规的角度来分析一下在这个案件中专利申请人提出分案申请的权利边界。

正如之前所分析的，专利法实施细则第四十二条第一款赋予了专利申请人提出分案申请的权利。那么确定专利申请人提出分案申请的权利边界就应当从专利法实施细则第四十二条第一款作为一个起点来看。正如上述所分析的，专利法实施细则第四十二条第一款的实体性条件只有一个，即：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型；专利法实施细则第四十二条第一款的其它内容所规定的均是程序性条件。从这个起点来看，专利申请人提出分案申请的权利边界首先是“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型”。其次，“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型”中的两项以上发明、实用新型究竟指的是一件专利申请中记载的两项以上发明、实用新型技术方案还是一件专利申请中所要求保护的两项以上发明、实用新型技术方案，不同的理解会对提出分案申请的权利边界的确定产生影响。

从立法的本义上看，这里的“两项以上发明、实用新型”应当指的是一件专利申请中所记载的两项以上发明、实用新型技术方案。专利法实施细则第四十二条第一款所赋予的并不是一个救济手段，而是专利申请人提出分案申请的权利。因此，根据现行法律法规，本文认为：专利申请人提出分案申请的权利边界仅指在一件专利申请中记载有两项以上发明、实用新型技术方案。

如果将“两项以上发明、实用新型”理解为一件专利申请中所要求保护的两项以上发明、实用新型技术方案而非一件专利申请中所记载的两项以上发明、实用新型技术方案的话，那么将会导致脱离立法本义而将专利申请人提出分案申请的权利边界限缩到如下所解释的国家知识产权局对单一性履行审查职能的边界内。

从行政复议决定看，国家知识产权局对专利申请人提出分案申请的权利边界的规定也是从专利法实施细则第四十二条第一款作为起点，即一件专利申请包括两项以上发明、实用新型。但是，国家知识产权局从这个起点开始增加了如下几个方面的限制：

（1）一件专利申请包括两项以上请求保护的发明、实用新型技术方案；

（2）两项以上请求保护的发明、实用新型技术方案不符合单一性的要求；

（3）母案申请的请求保护的发明、实用新型技术方案与分案申请的请求保护的发明、实用新型技术方案之间不属于同一发明构思。

专利审查指南第二部分第六章第2.1节规定了单一性的基本概念。专利审查指南第二部分第六章第2.2.1节规定了单一性的审查原则，即判断一件专利申请中要求保护的两项以上发明是否满足发明单一性的要求，就是要看权利要求书中记载的技术方案的实质性内容是否属于一个总的发明构思，即判断这些权利要求中是否包含使得它们在技术上相互关联的一个或多个相同或相应的特定技术特征。从这个角度看，上述方面(1)是规定，当国家知识产权局依据专利审查指南的授权对单一性履行审查职能时，即针对一件专利申请审查是否满足第三十一条第一款和专利法实施细则第三十四条的规定时，只能对一件专利申请中要求保护的发明或实用新型技术方案进行审查。需要清楚的是，这是对国家知识产权局履行审查职能的规定，并不应当理解为是对专利申请人提出分案申请的权利限缩性规定。否则，将明显违反之前所分析的专利法第三十一条第一款、专利法实施细则第三十四条、第四十二条第一款的规定。

正如之前所分析的，无论是专利法第三十一条第一款还是专利法实施细则第三十四条都没有限制专利申请人对属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型的技术方案提出分案申请的权利。正如专利审查指南第二部分第六章第2.2.1节所规定，专利申请应当符合单一性要求的主要原因是经济上的原因和技术上的原因。从这个角度看，上述方面(2)也仅仅是对国家知识产权局履行单一性审查职能的规定。

再者，既然专利法第三十一条第一款和专利法实施细则第三十四条都没有限制专利申请人对属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型的技术方案提出分案申请的权利，那么将对国家知识产权局履行单一性审查职能的规定强行引入到对专利申请人提出分案申请的权利的限制中明显是与法律法规不一致的。

综上所述，从专利法实施细则第四十二条第一款作为一个起点并引入上述方面(1)至(3)所规定的并不是专利申请人提出分案申请的权利边界，而仅仅是国家知识产权局对单一性履行审查职能的边界或称权力的边界。在专利审查的过程中，权力主体限于国家知识产权局，而权利主体包括专利申请人，并且权利是指依法进行一定的作为和不作为的资格[4]，权力与权利二者不应混为一谈。

本文认为，如果将上述权利边界和权力边界不加以区分的话，有可能产生如下不利的影响：

1、如果专利申请人未清楚了解自己提出分案申请的权利边界的话，在实施长期专利申请策略的情况下，将无法确保始终合法合规；

2、从长期专利实践的角度看，如果因权利边界和权力边界不加以区分而作出不同的行政决定的话，将无法确保行政决定的一致性。

总结

当前，针对各类不以保护创新为目的、不以真实发明创造活动等为基础的非正常专利申请进行严厉打击是非常必要的。但是，在打击非正常专利申请的过程中，梳理好权利与权力之间不同的边界，既能够为正常的发明创造提供有力的知识产权法治保障环境，也能够为建立有中国特色的知识产权制度、推进高水平对外开放、确保稳定扩大规则、规制、管理、标准等的制度型开放提供坚实的基础。

► 注释

[1] https://wipolex.wipo.int/zh/text/288518

[2] 博登浩森著；汤宗舜、段瑞林译，保护工业产权巴黎公约指南，北京，人民大学出版社，2003: 37

[3] 专利审查指南，北京，知识产权出版社，2010: 189-190

[4] 张文显，法理学，北京：高等教育出版社，2018：296

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）